Derecho de Patentes y Marcas Tridimensionales: ¿Cómo resolver este conflicto?

Por Manuel Bernet *

Una de las innovaciones más destacadas que incorporó la Ley N° 21.355 a nuestro sistema de propiedad industrial – que entró en vigencia el 9 de mayo de 2022 –, fue la apertura al registro de las llamadas “marcas no tradicionales” y, entre ellas, las marcas tridimensionales. Estas son aquellas que están compuestas por la forma o la apariencia de los productos o servicios.

En cuanto a los tipos de marcas tridimensionales, se pueden distinguir, entre otros, los envases de los artículos (como un diseño particular de botella), la configuración de un producto (como la forma de un chocolate) o parte del mismo (la insignia distintiva de un automóvil), y la especial decoración interior o exterior del lugar donde los servicios son prestados a los consumidores (la ambientación de una cadena de restaurantes). Por tanto, el catálogo de formas protegibles por esta vía es amplísimo, y debería ser considerado como un instrumento de diferenciación esencial que todo empresario debería considerar en su estrategia para acercarse a los consumidores.

Sin perjuicio de reconocer este avance legislativo, no se debe soslayar que las marcas tridimensionales encierran riesgos anticompetitivos y sistémicos, especialmente cuando se refieren a signos que implican la forma de productos que cumplen una función técnica. Por ejemplo, el diseño específico de un cuchillo cuyo mango contribuye a una mejor sujeción en la mano.

Tales formas funcionales, en un principio, deberían ser protegidas de manera preferente a través del derecho de patentes, el que impone rigurosos requisitos de acceso, como la novedad, altura inventiva y aplicación industrial, junto con establecer una tutela temporal limitada. Lo anterior no está contemplado por el derecho de marcas, que solo requiere de su distintividad para la inscripción de un signo y cuya protección puede ser renovada de manera indefinida en el tiempo.

De esta manera, surge el riesgo de que el titular de una forma funcional, en vez de proteger esta creación técnica mediante el derecho de patentes opte por el instituto de las marcas tridimensionales, puesto que este último régimen impone menos requisitos y es a su vez potencialmente perpetuo en el tiempo. Ello como es obvio obstaculizaría que determinadas invenciones entren al dominio público, y con ello se afecte a la libre competencia.

Se trata, por tanto, de riesgos anticompetitivos y sistémicos que deben considerarse. Sería posible, incluso, que la forma funcional de un artículo fuera protegida inicialmente bajo el régimen de patentes y, una vez vencida su tutela temporal, su titular buscara una extensión de su monopolio a través del recurso a la marca tridimensional.

Derecho Comparado y el caso del Cubo Rubik

Para atemperar tales peligros, la mayoría de los sistemas comparados consagran prohibiciones de registro específicas para los signos tridimensionales que ostentan una función técnica. Esto se observa en el Derecho Europeo de Marcas, en el que se prohíben los  signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico; en el Derecho de la Comunidad Andina, donde se prohíben aquellos signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al que se aplican; y en el Derecho Federal Estadounidense con la exigencia de la no funcionalidad del signo pretendido.

Volviendo al Derecho Chileno, nuestra Ley de Propiedad Industrial no contempla una prohibición específica para el registro de las formas tridimensionales que cumplan una función técnica. Ello, en un principio, permitiría la inscripción como marca tridimensional de signos que gozaron de una protección previa por el derecho de patentes.

Para comprender mejor lo anterior, resulta de interés dar a conocer la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea recaída en la nulidad de la marca tridimensional consistente en la apariencia externa del conocido cubo Rubik. Este juguete gozó de una protección, en virtud de una patente concedida solo en Hungría hasta 1995, y, luego de su expiración en 1999, su titular obtuvo su registro como marca tridimensional de carácter comunitario aplicable a todo el territorio europeo.

Después de un extenso proceso judicial, en 2019, se confirmó la nulidad de dicha marca tridimensional y, entre los argumentos esbozados en la sentencia, el Tribunal General  dispuso que: “cuando la forma de un producto simplemente incorpora la solución técnica desarrollada por el fabricante de ese producto y patentada por él, la protección de esa forma como marca, una vez que la patente haya expirado, reduciría de manera considerable y permanente las oportunidades para otras empresas para usar esa solución técnica. En el sistema de derechos de propiedad intelectual desarrollado en la Unión Europea, las soluciones técnicas solo pueden protegerse durante un período limitado, de modo que posteriormente pueden ser utilizadas libremente por todos los operadores económicos”.

Caminos posibles en la legislación chilena

Ahora bien, la interrogante que cabe responder es de qué manera en nuestro ordenamiento vigente es posible mitigar o contrarrestar los peligros revisados si se carece de una prohibición específica para impedir que las formas funcionales – incluso protegidas previamente por una patente –, no puedan ser registradas con posterioridad como marcas tridimensionales.

La respuesta a este dilema, como es evidente, no es fácil. Sin embargo, se pueden esbozar algunos caminos tentativos para reducir los peligros denunciados, ya sea de naturaleza ex ante (en sede de oposiciones o nulidad del registro) o ex post (en sede de observancia o enforcement de derechos marcarios concedidos).

En el ámbito ex ante podemos sugerir aplicar estándares exigentes en cuanto al requisito de distintividad, ya sea requiriendo que la configuración en cuestión difiera de manera significativa de las formas usuales y conocidas en el mercado, o bien, demandar que el solicitante acredite que el signo tridimensional ha adquirido distintividad sobrevenida, tal como ocurre en el Derecho Federal Estadounidense.

Adicionalmente, otra vía a explorar sería aplicar de manera más generosa la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público, en el entendido de que uno de sus elementos de este concepto sería la salvaguarda del dominio público, tal como se destacó en el caso Vigeland resuelto por la Corte de Justicia de la EFTA en el que se rechazó el registro como marca de representaciones bidimensionales de esculturas que habían entrado al dominio público. Así, de manera analógica, tal razonamiento podría aplicarse respecto de las formas funcionales cuya patente ya ha expirado, debiendo, además, recordarse que según el Art. 19 N° 25 de la Constitución, su tutela está limitada temporalmente por ley, de ahí que sería contrario a esta disposición constitucional una protección a una forma funcional en términos perpetuos, como potencialmente puede ocurrir si se accede a su registro de manera posterior como marca tridimensional.

Desde un plano ex post, en el caso de que el titular de una marca tridimensional compuesta por una forma funcional persiga judicialmente a eventuales infractores, estos podrían argumentar una interpretación estricta del riesgo de confusión o alegar que el signo en conflicto no ha sido utilizado a título de marca.  Esto, puesto que, precisamente este tercero, ha empleado su signo denominativo propio para distinguirse en el mercado.

Otra vía por explorar por los terceros sería recurrir al derecho de la competencia, en particular, denunciar que las acciones judiciales deducidas por el titular de esta marca tridimensional son abusivas puesto que impiden a los distintos operadores económicos el uso de un activo esencial – como sería la forma en cuestión – para el desarrollo de una actividad empresarial, tal como se ha reconocido por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en las hipótesis de marcas genéricas, tales como Kanikama o Executive Search.

A modo de conclusión, la Ley N° 21.355 incorporó, de manera correcta en nuestro ordenamiento, las marcas tridimensionales las que desempeñan un papel esencial como signos distintivos en los mercados y, por ello, debe alentarse su registro. Sin embargo, su otorgamiento puede provocar riesgos sistémicos y anticompetitivos que no deben desdeñarse, de ahí que distintas legislaciones comparadas establecen prohibiciones de registro específicas para las formas funcionales y que tienen por objeto evitar contradicciones con el derecho de patentes. Ante la ausencia de una causal de prohibición específica en nuestra Ley de Propiedad Industrial para este tipo de marcas, se presentan ciertas vías legales a considerar que permitirían reducir o restringir los riesgos denunciados.

* Manuel Bernet es socio de Propiedad Intelectual, Datos y Tecnología en Bofill Mir Abogados, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Comercial de la Universidad de los Andes.