Por José Tomás Cornejo*
La Propiedad Industrial, regulada por la Ley número 19.039 y su Reglamento, se constituye por sí misma como un sistema complejo de normas que regula la protección de ciertas creaciones inmateriales relacionadas con la industria, el comercio y los servicios, otorgando derechos exclusivos a los titulares de patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, entre otros; impidiendo que terceros usen, exploten o se apropien de activos intangibles que les son ajenos.
El artículo 19 de la Ley número 19.039 define a las marcas comerciales como todo signo capaz de distinguir productos y/o servicios en el mercado, entendiéndose estas como el rostro más visible de la Propiedad Industrial, toda vez que representan nuestro consumo diario, transmitiendo la identidad, historia y reputación del producto y/o servicio asociado.
Para efectos de resguardar la competencia y evitar abusos, la ley del ramo establece en su artículo 20 once causales de irregistrabilidad, entre las que destacan los signos genéricos o descriptivos, las expresiones contrarias a la moral, los emblemas oficiales, o aquellos que induzcan a error sobre el origen o calidad de un producto.
El problema surge cuando se analizan detalladamente las causales citadas, toda vez que, a diferencia de legislaciones como las de España, Francia, Alemania, Italia, Portugal o Brasil, nuestro ordenamiento no incluye una prohibición expresa de registrar como marca comercial obras previamente protegidas por derechos de autor. Este omisión no es irrelevante, puesto que deja abierta la posibilidad de que un tercero registre como marca comercial propia una obra artística cuyos derechos le son ajenos , siempre que ello no genere confusión en el consumidor sobre el origen del producto.
En efecto, la única causal de irregistrabilidad que podría invocarse en tales casos es la contemplada en la letra f) del artículo 20 de la Ley número 19.039, la cual impide el registro de signos susceptibles de inducir a error. Sin embargo, este precepto está orientado exclusivamente a proteger al consumidor frente a confusiones sobre procedencia, calidad o género del producto. No pretende amparar al autor o titular de los derechos de la obra afectada. Por consiguiente, mientras el comprador está protegido contra el engaño, el titular del derecho intelectual permanece vulnerable.
Eventualmente, cabría la posibilidad de invocar la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 20 letra k) de la ley del ramo, en virtud de un eventual acto de competencia desleal, pero para ello sería necesario probar los requisitos exigidos por esta, de acuerdo a la Ley número 20.169.
Contrastemos esta situación con lo que ocurre en otras jurisdicciones. En España, la Ley 17/2001 de Marcas en su artículo 9, letra c), indica que sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas comerciales aquellos signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7 de dicho cuerpo legal. Asimismo, el numeral 6 del artículo L711-3 del Código de Propiedad Intelectual de Francia prohíbe, de manera expresa, el registro de signos que reproduzcan o transformen creaciones protegidas por derecho de autor sin autorización.
Chile, por el contrario, sigue confiando en una causal indirecta e insuficiente; lo cual permitiría que una persona registre como marca comercial un personaje de historieta, una tipografía original o incluso una obra pictórica, siempre que ello no genere confusión sobre el producto o servicio ofrecido. En este caso, se protege al consumidor, pero no al autor o titular de los derechos intelectuales.
Este vacío adquiere mayor relevancia cuando recordamos que Chile es parte de tratados internacionales que imponen estándares más exigentes. El Convenio de París, por el cual Chile es parte desde el 14 de junio del año 1991, establece en su artículo 6 quinquies letra b, número 1, que una marca comercial no podrá ser aceptada a registro cuando sea capaz de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclamada, sin limitarse a marcas registradas previamente, toda vez que ha sido interpretado doctrinal y jurisprudencialmente como extensible a derechos de autor y otros derechos industriales
Asimismo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS), en su artículo 41.1, declara que los miembros garantizarán que se establezcan procedimientos de observancia para permitir una acción eficaz contra cualquier acto de infracción de los derechos de propiedad intelectual, exigiendo que existan mecanismos para impedir registros que infrinjan derechos previos, incluyendo de autor o industriales.
De ahí la necesidad de discutir seriamente la incorporación de una nueva causal de irregistrabilidad, la cual debería prohibir de forma clara y directa el registro como marca de aquellos signos que reproduzcan, imiten o transformen obras protegidas por el derecho de autor, salvo autorización del titular. Con ello, se alinearía nuestra legislación con las mejores prácticas comparadas y, más importante aún, se brindaría seguridad jurídica tanto a consumidores como a autores y titulares de derechos de autor.
En un contexto en que las industrias creativas y culturales cobran cada vez más peso económico, dejar a los autores expuestos a la apropiación de sus obras por vía marcaria equivale a debilitar un sector estratégico para la innovación y el desarrollo. Al mismo tiempo, reforzar la protección evita litigios costosos, fomenta la competencia leal y consolida la confianza en el sistema de propiedad intelectual.
Hoy la pregunta no es si debemos avanzar hacia una causal de este tipo, sino cuándo y cómo hacerlo. La Ley número 19.039 ya ha sido objeto de diversas reformas orientadas a modernizar su alcance. Incluir una causal que impida el registro de marcas que vulneren derechos intelectuales sería un paso lógico, coherente con los compromisos internacionales de Chile y con la necesidad de dotar de mayor equilibrio a nuestro sistema de propiedad intelectual.
José Tomás Cornejo es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y fundador de PEÑABLANCA Intellectual Property. Cuenta con formación especializada en derecho empresarial y propiedad intelectual, con diplomas en Propiedad Intelectual (Pontificia Universidad Católica de Chile), Fusiones y Adquisiciones (Universidad de los Andes) y Gobierno Corporativo (Universidad Adolfo Ibáñez). Se desempeñó como abogado asociado en Martínez & Rodas Abogados, asesorando a empresas nacionales e internacionales en materias comerciales, societarias y de propiedad intelectual, liderando procesos de registro de marcas y patentes, así como la defensa de derechos ante el Tribunal de Propiedad Industrial. También colaboró en Fundación Basura, brindando asesoría legal en sostenibilidad, derecho del consumidor y cumplimiento normativo.
