Por José Tomás Cornejo*
Con fecha 5 de julio de 2021 fue publicada, en el Diario Oficial, la Ley N° 21.355, entrando en vigor el 9 de mayo de 2022 junto con la dictación de su reglamento. Esta reforma modificó la Ley N° 19.039, introduciendo, entre otras innovaciones, la caducidad por falta de uso de registros marcarios, la ampliación de la protección de los secretos comerciales y la incorporación de nuevos tipos de signos distintivos. En este último ámbito, se eliminó la exigencia de representación gráfica, modificándose el artículo 19 de la Ley N° 19.039, reconociendo expresamente el mérito registral de signos consistentes en formas tridimensionales. Sin embargo, esta ampliación no fue acompañada de una regulación específica respecto de sus límites y requisitos de protección. En particular, no se estableció una regla expresa que excluya aquellas formas necesarias para la obtención de un resultado técnico o que confieran una ventaja funcional.
Esta omisión, además de implicar un profundo vacío técnico al no definir una regulación expresa que excluya aquellas formas que resulten necesarias para la obtención de un resultado técnico o que confieran una ventaja funcional específica, plantea un problema estructural dentro del sistema de propiedad industrial nacional. En efecto, dicha ausencia tensiona la coherencia del sistema, en la medida en que el derecho de marcas, cuya función principal es identificar el origen empresarial de productos y servicios, puede proyectarse sobre ámbitos propios de la protección técnica en materia de patentes de invención. A diferencia de esta última, que se encuentra sujeta a exigentes requisitos sustantivos y a una duración limitada en razón de favorecer la competencia e innovación, el derecho marcario puede extenderse indefinidamente en el tiempo, lo que abre la posibilidad de consolidar exclusividades sobre configuraciones de productos que resultan funcionalmente necesarias para competir en el mercado.
La historia de la Ley N° 21.355 refuerza esta tensión. En ella se reconoce la necesidad de equilibrar la protección de la innovación con el acceso del público, pero dicha preocupación no se tradujo en el ámbito marcario. Durante la discusión legislativa, la entonces Directora Nacional del INAPI, destacó que los diseños y dibujos industriales responden a una finalidad ornamental, en contraposición a soluciones técnicas, distinción que no fue trasladada a las marcas tridimensionales ni acompañada de una exclusión de formas funcionales.
Esta omisión contrasta con el propio texto de la Ley N° 19.039. En efecto, su artículo 62 ter de la Ley de Propiedad Industrial excluye expresamente de la protección aquellas características de forma determinadas por su función técnica en materia de diseños y dibujos industriales. Sin embargo, esta regla no encuentra un correlato en el régimen de marcas tridimensionales, evidenciando una inconsistencia normativa que permite, en los hechos, la protección de formas funcionales.
Por tanto, la falta de una delimitación normativa clara respecto de las marcas tridimensionales no solo plantea un problema de coherencia sistemática, sino que proyecta efectos concretos en el funcionamiento competitivo de los mercados. En particular, pueden identificarse al menos tres riesgos relevantes.
En primer lugar, se constata el riesgo de monopolización de soluciones técnicas. En ausencia de una regla que excluya expresamente las formas funcionales, el derecho de marcas puede ser utilizado para proteger configuraciones de productos que, en rigor, corresponden al ámbito de las patentes. En segundo término, se generan barreras de entrada arbitrarias. Si formas necesarias para competir quedan bajo protección marcaria indefinida, los competidores pueden verse impedidos de utilizar configuraciones funcionalmente indispensables, afectando la competencia efectiva. Finalmente, prevalece la inseguridad jurídica. La determinación de los límites de protección de las marcas tridimensionales queda entregada, en gran medida, a volátiles criterios interpretativos, lo que puede derivar en decisiones dispares o poco predecibles. En este contexto, el rol del INAPI adquiere una relevancia central, pero también evidencia la fragilidad del sistema cuando una cuestión de esta naturaleza carece de certeza normativa claro.
En el derecho comparado, a diferencia del sistema chileno, el reconocimiento del mérito registral de las marcas tridimensionales ha ido acompañado de una regulación expresa de sus límites, particularmente en lo relativo a la exclusión de formas funcionales. Así, en el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2017/100 establece, en su artículo 7 letra e), que se denegará el registro de aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del producto, por aquella necesaria para obtener un resultado técnico o por aquella que aporte un valor sustancial al mismo. En términos similares, la Ley de Marcas española, en su artículo 5.e), consagra dentro de las prohibiciones absolutas de registro la exclusión de signos constituidos exclusivamente por formas o características determinadas por la naturaleza del producto, por su función técnica o por su valor sustancial.
Esta misma lógica se observa en el ámbito latinoamericano. La Decisión 486 de la Comunidad Andina, en su artículo 135, dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por su naturaleza o función. En igual sentido, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México establece, en su artículo 173, la improcedencia del registro de formas tridimensionales que correspondan a la forma usual y corriente de los productos o que deriven de su naturaleza o funcionalidad. En todos estos casos, el denominador común es la existencia de una regla explícita que impide que el derecho de marcas se proyecte sobre elementos funcionales, resguardando así la coherencia del sistema y evitando efectos anticompetitivos.
En contraste, el sistema chileno carece de una disposición equivalente, lo que resulta especialmente relevante a la luz de los datos disponibles. Según el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, durante 2022 se presentaron 122 solicitudes de marcas no tradicionales, de las cuales 72 correspondieron a marcas tridimensionales. A la fecha, se han solicitado aproximadamente 350, registrándose cerca de 173, lo que evidencia una tendencia creciente.
Más aún, el análisis de ciertos registros concretos permite advertir los riesgos asociados a la ausencia de una regulación específica. Tal es el caso del registro N° 1.441.170, correspondiente a la configuración tridimensional de un aspersor de riego. Desde una perspectiva técnica, la forma protegida no responde meramente a un diseño arbitrario o caprichoso, sino que parece directamente vinculada a su funcionamiento, esto es, la disposición de las aletas o brazos, la estructura del cabezal y su configuración general inciden en la dispersión del agua, en la presión del flujo y en la cobertura del riego. En este sentido, se trata de una forma cuya configuración no es puramente ornamental, sino que se encuentra estrechamente asociada al desempeño técnico del producto.
Lo anterior evidencia la fragilidad del sistema chileno, la ausencia de una regla que excluya formas funcionales permite que el derecho de marcas se proyecte sobre ámbitos propios de las patentes de invención, posibilitando la apropiación indefinida de soluciones técnicas. Ello puede transformarse en una herramienta de exclusión competitiva, restringiendo el acceso de terceros a elementos necesarios para competir, debilitando la competencia y desincentivando la innovación.
En definitiva, la incorporación de las marcas tridimensionales revela una modernización incompleta, que exige repensar los límites del sistema para evitar su utilización como mecanismo de monopolización indebida.
José Tomás Cornejo es abogado especializado en propiedad intelectual, fundador de PEÑABLANCA Intellectual Property y candidato al Máster Universitario en Propiedad Intelectual e Innovación Digital (Magister Lvcentinvs), Universidad de Alicante.»
