Por Mabel Cándano Pérez*
El reciente litigio estadounidense en torno al uso de MAYHEM por Lady Gaga permite reflexionar sobre un problema que el derecho de marcas chileno comenzará a enfrentar a partir de 2027: ¿cuándo la utilización de un signo distintivo en el mercado constituye un uso real y efectivo de la marca?
La pregunta resulta relevante desde que se incorporó la carga de uso a la Ley N.º 19.039. El artículo 27 bis A permite declarar la caducidad total o parcial de un registro cuando, transcurridos cinco años desde su concesión, la marca no ha sido objeto de un “uso real y efectivo” en Chile, por su titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir los productos o servicios protegidos. Sin embargo, la ley exige la utilización del signo, pero no desarrolla con igual precisión qué uso resulta suficiente para conservar el registro marcario.
Este es uno de los problemas que plantea la exigencia de uso. No basta con constatar que el signo está presente en el mercado, que aparece incorporado a un producto o que existen ventas vinculadas a él. También es necesario determinar si ese uso cumple una función distintiva respecto de los productos o servicios registrados. Por ello, la presencia comercial del signo no puede equipararse a un verdadero uso marcario.
El caso MAYHEM muestra esa dificultad. Lost International, LLC, titular de derechos anteriores sobre MAYHEM para vestuario, cuestionó que Lady Gaga utilizara la palabra como título de su álbum y de su gira y, además, en camisetas y otros productos de merchandising. El tribunal federal de California desestimó la demanda contra la artista. El conflicto puso de relieve la importancia de atender al contexto y a la función que cumple el signo, puesto que una misma expresión puede desempeñar una función marcaria, pero también una función artística o expresiva vinculada al contenido o promoción de una obra. Por ello, su incorporación a un producto y su explotación comercial no permiten concluir que esté siendo utilizada para distinguir el origen empresarial de esos productos.
En esa relación entre expresión artística y explotación comercial es donde la función del signo puede resultar más difícil de determinar, por ende, una expresión vinculada a una obra puede incorporarse con posterioridad a productos y servicios sin que ello permita concluir que desempeña una función marcaria. Por tanto, el derecho exclusivo sobre una marca no puede apreciarse al margen del contexto y de la función con que se utiliza el signo.
A mi juicio, este vacío interpretativo en el derecho marcario chileno deberá ser resuelto por el INAPI y los tribunales. Para apreciar un uso real y efectivo deberán ponderarse, entre otros elementos, la forma y el contexto en que el signo se presenta en el mercado; su ubicación y relevancia en el producto, envase o soporte; su relación con otras marcas utilizadas; la forma en que aparece en la publicidad y en los canales de comercialización; la continuidad, intensidad y extensión del uso; la correspondencia entre el uso acreditado y los productos o servicios registrados; la función distintiva que cumple el signo y la forma en que puede ser percibido por el público consumidor como indicador del origen empresarial. Estos elementos no deberían operar como una lista rígida, sino valorarse atendiendo a la naturaleza del producto o servicio y a las características del mercado.
También deberá distinguirse el uso efectivo de una utilización meramente simbólica u ocasional destinada solo a conservar formalmente el registro. De otro modo, la exigencia legal perdería buena parte de su función de vincular el derecho exclusivo con una presencia marcaria efectiva en el mercado.
En estos supuestos, la prueba será decisiva. El artículo 27 bis B atribuye al titular la carga de acreditar el uso. Para determinar si existió un verdadero uso marcario, deberán apreciarse conjuntamente facturas, fotografías, catálogos, páginas web, publicidad, etiquetas y registros de comercialización. Esos antecedentes no solo deben acreditar una actividad económica, sino permitir establecer cómo se presentó el signo y qué función cumplió respecto de los productos o servicios registrados.
La incorporación de la exigencia de uso en la ley 19.039 de Propiedad Industrial modifica de manera importante la práctica marcaria chilena. El caso de la marca MAYHEM evidencia la necesidad de diferenciar entre la mera explotación comercial de un signo y su utilización como marca. En adelante, la pregunta no será solo si el signo distintivo tuvo presencia en el mercado, sino si fue utilizado de manera real y efectiva para distinguir los productos o servicios registrados
*Mabel Cándano Pérez. Abogada por la Universidad de La Habana. Doctora en Derecho y Magíster en Derecho Privado por la Universidad de Los Andes, Chile. Máster en Gestión de la Propiedad Intelectual por la OCPI. Profesora de Derecho Comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).
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