El caso Morales y Besa: ¿Cuán importante es el nombre de los fundadores en una sociedad de abogados?

Por Pablo Cornejo A. y Dione Meruane O.*

En toda sociedad es crítico aquel momento en que se produce un recambio en los socios. Prácticamente todo abogado que ha asesorado sociedades puede contar alguna historia que involucre las desavenencias que se producen cuando las nuevas generaciones comienzan a tener un rol protagónico, en desmedro de los fundadores. Sin embargo, lo que en este caso resulta llamativo, es que ese conflicto se haya producido en un estudio jurídico. Y es llamativo, porque uno esperaría que los estatutos y los pactos intrasocietarios de un estudio tuviesen herramientas que permitan prevenir la existencia de estos conflictos, así como que los abogados que participan de la sociedad tuviesen incentivos para evitar que el conflicto se manifieste de una forma que puede comprometer la imagen de la firma.

Sin embargo, en este caso la sangre terminó llegando al río y, según los trascendidos de prensa, los dos socios fundadores habrían dejado el estudio que fundaron. También se ha indicado que iniciarían un nuevo proyecto, dentro del mismo ámbito legal. Más allá de las interesantes discusiones que pueden darse, acerca de las lecciones que deja este caso para la comprensión del mercado legal, esta situación presenta la interrogante acerca de cuán importante es la efectiva participación de los socios cuyo nombre creó la imagen del estudio. Para los efectos que siguen, asumiremos que no existe una regulación especial entre las partes, en relación con el uso de los signos distintivos o de eventuales obligaciones de no concurrir.

Por supuesto, han existido casos anteriores donde el nombre del estudio ha permanecido después de la muerte o del retiro de los socios emblemáticos, como una forma de reconocer la tradición y los valores que inspiran a la organización, así como para honrar la memoria y el trabajo de estos socios que la construyeron. En el marcado legal esto es una cuestión relevante, pues el nombre del estudio suele recurrir a esta denominación social directamente asociada a los apellidos de una o más personas determinadas. Sin embargo, en este caso la situación tiene una particularidad, pues los socios dejan su proyecto original y probablemente inicien uno nuevo.

Nuestro ordenamiento societario contempla algunas restricciones que deben considerarse en este caso, considerando la forma jurídica de la organización. De esta forma, el Código de Comercio contempla antiguas normas que buscan evitar que exista una apropiación del goodwill o de la buena reputación de una persona natural: así, en las sociedades de personas, sólo los nombres de los socios pueden quedar comprendidos en la razón social de la sociedad, exigiéndose a reglón seguido que el nombre de aquellos socios que hayan muerto o que han dejado de participar en ella sea suprimido de la razón social (art. 366); mientras que el artículo 368 impone una carga especial de protección del propio nombre, pues quien tolera la inserción de su nombre en una sociedad extraña, será responsable con quienes contraten con ella.

Ciertamente, existen al menos dos grandes razones que hacen que esas reglas, críticas en las sociedades de personas reguladas en el Código de Comercio, pierdan vigencia cuando se trata de aquellas sociedades en que se limita la responsabilidad de los socios. Esto se explica por las propias expectativas que tiene quien contrata con la sociedad, en orden a que sólo se está comprometiendo el patrimonio de ésta en el cumplimiento del contrato, sin contar con acción en contra de los socios. Más aún, en esta materia la antigua regulación comercial choca con las reglas dispuestas en el marcario, que permitirían al titular de la marca –en este caso, la sociedad que subsiste– seguir identificándose en el mercado con aquel signo distintivo registrado a su nombre, en forma exclusiva.

Llegado este punto, es que se plantean varias preguntas. La primera y más relevante, es hasta qué punto la existencia del registro marcario, por sí solo, permitiría a la sociedad continuar usando aquel signo distintivo registrado a su nombre y beneficiarse con ello del goodwill generado a partir de la actividad personal y reputación de los socios que dejaron el estudio. Como se puede advertir, existe aquí una contradicción entre las facultades que conceden las marcas y las reglas que buscan proteger el nombre de las personas, especialmente en aquellos ámbitos en que los servicios ofertados se caracterizan por la importancia de la persona que los presta. Inmediatamente, a partir de lo anterior, surge una segunda: ¿Podrían los fundadores excluidos exigir el cese del uso de la marca o instar por su nulidad? Y, finalmente, si por el solo hecho de existir la marca en cuestión los socios fundadores quedan de alguna manera impedidos de poder usar sus apellidos, para identificar el nuevo proyecto, por la posible existencia de algún riesgo de confusión.

Estas interrogantes ponen de relieve la tensión entre el derecho marcario —basado en la titularidad registral— y los derechos personalísimos asociados al nombre civil, cuestión que no siempre tiene una solución evidente y que debe analizarse caso a caso. El tema no es menor, pues involucra la concurrencia de distintos regímenes jurídicos, que se encuentran inspirados en principios diversos.

Si se considera que debe prevalecer la protección marcaria, será la sociedad, con los socios que continúe, quien tendría derecho a continuar identificando sus servicios con los apellidos de los fundadores, acorde con lo dispuesto en el artículo 19 bis D de la Ley N°19.039 (“Ley”). Esto implicaría que sólo la sociedad podría seguir usando la marca y que los socios que dejan la sociedad no podrían recurrir a ningún signo que provoque una confusión en el mercado, lo que se vería confirmado por el hecho que ellos mismos toleraron la inclusión de sus apellidos en la marca registrada (art. 20 letra c) de la Ley). Quienes controlen la sociedad en la práctica podrán seguir usando sus signos.

Por el contrario, si el tema se examina a través de los elementos de la protección de los atributos de la personalidad, debería asignarse un mayor valor a la protección de la identidad y buen nombre de los socios que dejaron de participar, así como a la libertad que tienen de usar sus propios apellidos para identificar sus nuevos proyectos, acorde con la libertad de trabajo y de empresa.

Finalmente, las dificultades que se generan comprenden cuestiones de mercado, en este caso por la eventual aplicación de las normas sobre competencia desleal, contenidas en la Ley N°20.169, en particular si se considera que alguna de las partes está recurriendo a los signos distintivos o a la reputación comercial o prestigio de la otra, para efectos de provocar una desviación de la clientela. Lo anterior, en un contexto especial, donde la propia especialidad de los servicios ofertados y de la importancia que tiene la persona de quien los proveerá puede tener alguna incidencia al momento de evaluar la efectiva existencia de dicha desviación.

En definitiva, enfrentados a un problema como el descrito, resulta clave determinar los diversos aspectos que se encuentran involucrados dentro del caso, así como los eventuales pactos que hubieren celebrado las partes con el propósito de anticipar estos problemas.